CAPÍTULO 1:
EL ELENCO DE ACCIONES CIVILES DISPONIBLES SEGÚN LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
I. PRELIMINAR 35
II. LA REGULACIÓN INTERNACIONAL: EL ACUERDO ADPIC 35
III. LAS ACCIONES CIVILES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NACIONALES 38
1. La Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual 38
2. Las patentes nacionales y las patentes europeas validadas en España 43
3. Los modelos de utilidad 44
4. Los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios 45
5. Las topografías de los productos semiconductores 46
6. Las obtenciones vegetales 47
7. El diseño industrial 48
8. Las marcas y los nombres comerciales 49
IV. LAS ACCIONES CIVILES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 51
1. Las patentes europeas con efecto unitario 51
2. Las obtenciones vegetales comunitarias 54
3. Los dibujos y modelos comunitarios 57
3.1. El diseño industrial registrado 57
3.2. El diseño industrial no registrado 59
4. Las marcas de la Unión Europea 61
5. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas 62
V. LAS ACCIONES CIVILES POR INFRACCIÓN DE MARCAS Y DIBUJOS Y MODELOS INTERNACIONALES CON EFECTOS EN ESPAÑA O EN LA UNIÓN EUROPEA 69
CAPÍTULO 2:
COMPETENCIA JUDICIAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
I. COMPETENCIA JUDICIAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NACIONALES 71
1. Competencia judicial internacional 71
1.1. La regulación de la Unión Europea sobre la competencia judicial internacional 72
1.1.1. La competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado 73
1.1.1.1. Consideraciones generales 73
1.1.1.2. La determinación del domicilio 75
1.1.1.3. Los supuestos en que se desconoce el domicilio del demandado 76
1.1.1.4. Pluralidad de demandados con diferentes domicilios 77
a) El foro de competencia por conexión 77
b) El requisito de que las demandas estén estrechamente vinculadas y la necesidad de que las demandas se basen en los mismos hechos 79
c) El requisito de que las demandas estén estrechamente vinculadas y la cuestión de las bases jurídicas de las acciones ejercitadas 80
1.1.1.5. La competencia de los tribunales del lugar en el que se encuentran sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 83
1.1.2. La competencia de los tribunales del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso 84
1.1.2.1. Lugar de producción del hecho causal 87
a) La ubicación del lugar de producción del hecho causal fuera del Estado en que surte efectos el derecho de propiedad industrial 87
b) La infracción del derecho de propiedad industrial por medio de Internet 89
c) El foro del lugar del hecho causal y la existencia de varios presuntos autores 90
1.1.2.2. Lugar en que se ha producido o puede producirse el daño 91
a) Implicaciones del principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial 91
b) Las infracciones en Internet 91
1.1.3. La sumisión expresa y tácita, los fueros exclusivos y los torpedos 96
1.2. La regulación española sobre la competencia judicial internacional 98
2. La competencia objetiva, territorial y funcional de los tribunales españoles para el conocimiento de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial nacionales 99
2.1. La competencia objetiva 99
2.1.1. Preliminar 99
2.1.2. La competencia objetiva bajo la vigencia de la LP de 1986 102
2.1.3. La competencia objetiva tras la entrada en vigor de la LP de 2015 106
2.1.3.1. La tramitación legislativa 106
2.1.3.2. La atribución de competencia exclusiva a determinados juzgados de lo mercantil 107
2.1.4. Competencia judicial objetiva para conocer de las acciones acumuladas de violación de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal 115
2.2. La competencia territorial 116
2.2.1. El fuero del domicilio del demandado 116
2.2.2. El fuero del lugar de la infracción (forum loci delicti comissi) 118
2.2.2.1. Ámbito de aplicación: inclusión de la acción de prohibición 119
2.2.2.2. El debate sobre los casos en que la infracción o sus efectos tienen alcance nacional 120
2.2.2.3. La competencia de los tribunales del lugar donde se hubiera realizado la infracción 122
2.2.2.4. La competencia de los tribunales del lugar donde se hubieran producido los efectos de la infracción 123
2.2.3. La competencia territorial y la sumisión expresa o tácita 125
2.3. La competencia funcional 126
II. LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 128
1. La competencia de los tribunales de marca de la Unión Europea y de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios 129
1.1. Los tribunales de marca de la Unión Europea y los tribunales de dibujos y modelos comunitarios 129
1.2. La competencia objetiva 130
1.3. La competencia judicial internacional de los distintos tribunales de marca y diseños de la Unión 132
1.3.1. El RMUE y el RDC como lex specialis 132
1.3.2. La cascada de fueros basados en el domicilio o la existencia de un establecimiento 133
1.3.2.1. La cascada de fueros 133
1.3.2.2. El carácter paneuropeo de la competencia 134
1.3.2.3. La determinación del domicilio y el concepto de establecimiento 134
1.3.3. Competencia judicial internacional para el conocimiento de las acciones por infracción de una marca o un diseño de la Unión cuando los demandados tienen su domicilio en distintos Estados miembros 138
1.3.3.1 La aplicación subsidiaria del RBI bis 138
1.3.3.2. El alcance territorial de la competencia basada en el fuero de la pluralidad de demandados 141
1.3.3.3. Las demandas formuladas con el único fin de sustraer a uno de los demandados de la competencia de los tribunales del Estado en el que tiene su domicilio 141
1.4. El fuero del lugar de la infracción 144
1.4.1. La interpretación autónoma en relación con el sistema de Bruselas 144
1.4.2. Las infracciones cometidas en Internet 146
1.5. El fuero de la sumisión expresa o tácita 149
1.6. Las acciones paralelas ante tribunales de distintos Estados promovidas sobre la base de marcas o diseños de la Unión Europea y de marcas o diseños nacionales 151
1.6.1. Preliminar 151
1.6.2. Requisitos de aplicación 152
1.6.2.1. La existencia de demandas ante tribunales de distintos Estados miembros de la Unión Europea 152
1.6.2.2. Tipos de acciones 153
1.6.2.3. Acciones entre las mismas partes y por los mismos hechos 153
1.6.3. El deber de inhibición o de no admisión a trámite de la acción del órgano jurisdiccional al que se acude en segundo lugar 156
2. La competencia judicial en litigios por infracción de obtenciones vegetales comunitarias 157
CAPÍTULO 3:
LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA
I. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA 161
1. La legitimación del titular del derecho 161
1.1. Documentación acreditativa de la titularidad del derecho 162
1.2. La titularidad del derecho y la explotación previa del bien inmaterial 163
1.3. Cotitularidad y legitimación activa 164
1.3.1. La legitimación activa de los cotitulares de derechos nacionales de propiedad industrial 164
1.3.2. La legitimación activa de los cotitulares de derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 169
1.4. Cambios en la titularidad registral: la legitimación activa del cesionario 170
1.4.1. La inscripción registral de la cesión (remisión) 170
1.4.2. Cambio de titular registral y legitimación activa en relación con los actos lesivos anteriores a la transmisión del derecho 171
1.5. Legitimación activa del titular de un derecho de propiedad industrial de cobertura 173
2. La legitimación del licenciatario 174
2.1. La legitimación del licenciatario de los derechos nacionales de propiedad industrial 175
2.1.1. La legitimación del licenciatario en la Ley de Patentes 175
2.1.1.1. La legitimación directa y la legitimación subsidiaria 175
2.1.1.2. El deber de notificar al licenciante el ejercicio de las acciones en defensa del derecho 178
2.1.2. La legitimación del licenciatario en la Ley de Marcas 180
2.1.3. La legitimación del licenciatario en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 182
2.1.4. La legitimación activa del licenciatario en caso de que haya sido declarado el concurso de acreedores del licenciante 182
2.2. La legitimación del licenciatario de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 183
3. La inscripción registral de la cesión y la licencia: implicaciones para la legitimación del cesionario y del licenciatario 186
3.1. La inscripción registral como condición para la oponibilidad frente a terceros 186
3.1.1. Regulación de los derechos de propiedad industrial nacionales 186
3.1.2. Regulación de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 187
3.1.3. La inscripción registral de la cesión y licencia de las patentes europeas y de las solicitudes de patente europea 189
3.1.4. La oponibilidad frente a terceros de buena fe 190
3.2. Implicaciones de la inscripción registral y del principio de oponibilidad frente a terceros de buena fe en la legitimación activa para entablar acciones en defensa del derecho 192
3.2.1. La cuestión en el ámbito de los derechos de propiedad industrial nacionales 192
3.2.2. La cuestión en el ámbito de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 195
3.2.3. Cambios en la normativa española tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 197
3.3. Casos especiales 200
3.3.1. La legitimación activa del adquirente de la marca o diseño de la Unión en el marco de una transmisión de empresa o una sucesión a título universal 200
3.3.2. La legitimación activa del sujeto que ha entablado con éxito la acción reivindicatoria 202
4. La legitimación activa de las personas facultadas para utilizar marcas colectivas o de garantía 206
4.1. La disociación entre la titularidad y el uso de las marcas colectivas y de garantía y la legitimación activa del titular 207
4.2. Autorización para utilizar las marcas colectivas y de garantía y legitimación activa para entablar las acciones por infracción 208
4.2.1. La legitimación de las personas autorizadas a usar una marca colectiva 208
4.2.2. La legitimación de las personas autorizadas a usar una marca de garantía 210
5. La legitimación activa del usufructuario 211
6. La legitimación indirecta, por representación o mandato: El ejercicio de las acciones por el mandatario del legitimado activamente 213
7. Ausencia de legitimación de otros sujetos interesados en la tutela del derecho de propiedad industrial 215
7.1. El distribuidor y otras sociedades del grupo empresarial en el que se integra el titular del derecho 215
7.2. El acreedor hipotecario 217
8. La legitimación activa para el ejercicio de las acciones en defensa de las DOPs e IGPs 218
8.1. Titularidad, uso y legitimación 218
8.2. La legitimación activa de los consejos reguladores 220
8.3. La legitimación activa de otras personas 221
8.4. Sobre la legitimación activa para el ejercicio en España de acciones civiles en defensa de DOPs e IGPs referentes a un territorio de otro Estado 222
II. LA LEGITIMACIÓN PASIVA 223
1. La legitimación de los terceros infractores 223
2. Incumplimiento del contrato de licencia y legitimación pasiva 224
2.1. Legitimación pasiva del licenciatario que incumple el contrato de licencia 224
2.2. Resolución del contrato de licencia y ejercicio de las acciones contra el licenciatario 227
2.3. Legitimación pasiva del licenciante que incumple el contrato de licencia 229
3. Los inductores y colaboradores en la infracción 231
4. Legitimación pasiva de los intermediarios a cuyos servicios recurre el infractor (Remisión) 233
5. Grupos empresariales y legitimación pasiva 234
6. Las diligencias para identificar a los sujetos legitimados pasivamente 238
7. Los derechos de propiedad industrial de cobertura no afectan a la legitimación pasiva de sus titulares 240
7.1. Las patentes y los diseños industriales de cobertura 241
7.2. Las marcas de cobertura 242
7.3. Las obtenciones vegetales de cobertura 245
8. El límite al ejercicio de acciones frente a quien explota objetos introducidos en el comercio por personas que han indemnizado al titular de la patente o del diseño industrial 247
CAPÍTULO 4:
LA ACCIÓN DECLARATIVA
I. LA ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN 251
1. Reconocimiento de la acción 251
2. La declaración de infracción como pretensión accesoria o principal 253
II. LA ACCIÓN DECLARATIVA NEGATIVA O ACCIÓN NEGATORIA 256
1. La acción negatoria de derechos de propiedad industrial nacionales 256
1.1. La regulación contenida en la LP y su aplicación a los demás títulos de propiedad industrial nacionales 256
1.2. Objeto de la acción: las diferencias con la acción de jactancia 256
1.3. La acción negatoria y la acción de nulidad y de caducidad del título 258
1.4. La acción negatoria y el fuero del lugar de infracción 259
1.5. Legitimación activa 262
1.6. Legitimación pasiva 265
1.7. El requerimiento previo como requisito para entablar la acción negatoria 266
1.8. La notificación de la demanda a los titulares de derechos 270
1.9. La declaración de no infracción como medida cautelar 271
2. La acción negatoria de derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 272
2.1. Remisión a los Derechos nacionales 272
2.2. Peculiaridades en materia de competencia judicial 272
2.3. Acción negatoria e imposibilidad de analizar (en vía directa o por excepción) la validez de la marca o diseño 274
CAPÍTULO 5:
LA ACCIÓN DE PROHIBICIÓN
I. EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA ACCIÓN DE PROHIBICIÓN 277
1. La acción de prohibición en la legislación española de propiedad industrial 277
2. La acción de prohibición en la regulación de los títulos de propiedad industrial de la unión europea 279
II. RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE CESACIÓN 281
III. EL RIESGO DE INFRACCIÓN COMO REQUISITO DE LA PROHIBICIÓN 282
IV. LA PROHIBICIÓN DE LA INFRACCIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR 286
1. Preliminar 286
1.1. La medida cautelar de prohibición de los actos que pudieran infringir los derechos de propiedad industrial nacionales 286
1.2. La medida cautelar de prohibición de los actos que pudieran infringir los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 287
2. Requisitos para la adopción de la medida cautelar: especial referencia a la inminencia de la infracción 289
2.1. Fumus boni iuris y periculum in mora 289
2.2. Inminencia de la infracción: especial referencia a la prohibición de infracción de una patente o un certificado complementario de protección por el riesgo de comercialización de un medicamento genérico o biosimilar 292
2.2.1. La inminencia de la infracción 292
2.2.2. Especial referencia al riesgo de comercialización inminente de un medicamento genérico o biosimilar 293
a) La solicitud de autorización de comercialización con excesiva antelación 294
b) La inclusión del medicamento genérico o biosimilar en el sistema de precios de referencia 296
c) El papel de las declaraciones del demandado 298
d) La declaración efectiva de comercialización ante la autoridad sanitaria 299
2.3. Caución del solicitante y daños causados por las medidas cautelares en el patrimonio del demandado 300
2.4. La eliminación de la exigencia del requisito de la explotación previa del derecho de propiedad industrial 307
3. Solicitud de medidas ante causam e inaudita parte y escritos preventivos 309
3.1. Las medidas cautelares ante causam 309
3.2. Las medidas cautelares inaudita parte 311
3.3. Los escritos preventivos 312
3.3.1. Los escritos preventivos antes de la LP de 2015 312
3.3.2. Los escritos preventivos en la LP de 2015 314
3.3.2.1. Consideraciones generales 314
3.3.2.2. La notificación al titular del derecho de propiedad industrial 316
3.3.2.3. La solicitud de medidas cautelares ante un tribunal distinto 318
3.3.2.4. Eficacia temporal 319
3.3.2.5. Eficacia personal 321
4. Caución sustitutoria de la medida cautelar 321
5. Sobre la excepción de nulidad del título de propiedad industrial cuya prohibición de infracción se pretende 324
CAPÍTULO 6:
LA ACCIÓN DE CESACIÓN
I. PRELIMINAR 329
II. NATURALEZA JURÍDICA 332
III. LA ACCIÓN DE CESACIÓN, LA ACCIÓN DE PROHIBICIÓN Y LA ACCIÓN DE REITERACIÓN FUTURA DE LOS ACTOS INFRACTORES 333
IV. PRESUPUESTOS 335
1. La permanencia de la conducta infractora 335
2. El riesgo de repetición de la conducta lesiva 336
2.1. El riesgo de repetición como presupuesto de la acción de prohibición de reiteración 336
2.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con las marcas de la Unión Europea 339
2.3. Los casos de total imposibilidad de repetición de los actos infractores 341
3. Irrelevancia de la culpa y de la existencia o no de daños 342
V. SOBRE EL MARGEN DE DISCRECIONALIDAD A LA HORA DE ACORDAR LA ORDEN JUDICIAL DE CESE DE LA CONDUCTA INFRACTORA 343
VI. LA IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO IMPLÍCITO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN 349
VII. LA DELIMITACIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS A LAS QUE SE REFIERE LA SOLICITUD Y LA ORDEN DE CESE 351
VIII. EL ALCANCE TEMPORAL DE LA ORDEN DE CESACIÓN: LAS SPRINGBOARD INJUNCTIONS 353
IX. EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ORDEN DE CESACIÓN 356
1. La restricción por parte del demandante 356
2. Las limitaciones territoriales en materia de marca de la Unión Europea 357
2.1. La restricción del alcance geográfico de la orden de cese de uso de una marca de la Unión Europea debida a la ausencia de riesgo de confusión en una parte del territorio 358
2.2. La limitación del alcance territorial a fin de delimitar el alcance de acciones simultáneas sobre la base de marcas nacionales y marcas de la Unión 359
X. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN CONTRA LOS INTERMEDIARIOS A CUYOS SERVICIOS ACUDAN LOS TERCEROS PARA REALIZAR ACTOS DE INFRACCIÓN 360
1. La normativa vigente 360
2. El concepto de intermediario 362
2.1. La condición de intermediario no implica la realización de actos lesivos 362
2.2. Los intermediarios on line: prestadores de servicios de la sociedad de la información 364
2.3. Los intermediarios off line 370
2.4. La categoría de intermediario no exige un vínculo contractual determinado con el infractor 371
3. El carácter autónomo de las medidas contra los intermediarios 372
4. Contenido y condiciones de las medidas que se pueden adoptar contra los intermediarios 375
4.1. Las medidas destinadas a impedir la continuidad de la infracción y las futuras infracciones 375
4.2. La prohibición de supervisión general y las medidas que la respetan 376
4.3. Las condiciones que han de cumplir las medidas impuestas a los intermediarios: especial referencia a la proporcionalidad 380
5. Costes 382
XI. LA CONDENA A LA CESACIÓN Y LAS MULTAS COERCITIVAS 385
1. Las multas coercitivas en la directiva de enforcement y en la legislación española 386
2. Las multas coercitivas en caso de infracción de derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 388
3. Multas coercitivas e intermediarios 390
XII. LA CONDENA A LA CESACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN COERCITIVA 391
1. Previsión legal 391
2. Funciones 392
2.1. Función disuasoria 393
2.2. Función indemnizatoria 393
2.3. Función sancionadora 395
3. El momento procesal en que procede la condena al pago de la indemnización coercitiva 396
4. Sobre el carácter rogado o la imposición de oficio de la indemnización coercitiva 399
5. La cuantía de la indemnización 400
6. El dies a quo de la indemnización 401
XIII. LA ORDEN DE CESACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA COMO MEDIDA CAUTELAR 402
CAPÍTULO 7:
LA ACCIÓN DE REMOCIÓN
I. FINALIDAD, NORMATIVA REGULADORA Y PRESUPUESTOS 403
1. Finalidad 403
2. Normativa reguladora 404
3. Presupuestos 407
II. LA RELACIÓN DE LA ACCIÓN DE REMOCIÓN CON LA ACCIÓN DE CESACIÓN 409
III. LAS MEDIDAS DE REMOCIÓN 410
1. Carácter abierto de las medidas 410
2. La retirada del tráfico económico y el embargo de los productos infractores y de los instrumentos destinados a la comisión de actos de infracción 411
2.1. La «retirada» y el «apartamiento definitivo» de los circuitos comerciales 411
2.2. La retirada del tráfico y el embargo 413
2.3. Los productos y medios a los que puede afectar las medidas 416
2.3.1. Los productos infractores 416
2.3.2. Los medios destinados a la comisión de la infracción 416
2.3.2.1. El concepto de medios 417
2.3.2.2. El requisito de que se trate de medios destinados la infracción 417
A) Medios destinados a la infracción ya cometida o futura 417
B) La comisión de la infracción como el destino del medio 418
C) Los medios destinados a cometer la infracción y la infracción indirecta de patentes 421
2.4. Sujetos contra los que se puede dirigir la orden de retirada o embargo 422
2.4.1. El infractor 422
2.4.1.1. Los distintos supuestos de posición jurídica del infractor en relación con los productos que vulneran el derecho de propiedad industrial 422
2.4.1.2. Sobre la posibilidad de imponer al infractor la obligación de recompra de los productos infractores 423
2.4.2. Los intermediarios de los que se sirve el infractor 430
2.4.3. Terceros 431
2.5. La retirada del tráfico como medida cautelar adoptada por los tribunales o por las autoridades aduaneras 434
2.5.1. La solicitud de medidas cautelares en sede judicial 434
2.5.2. Retención de mercancías por parte de las autoridades aduaneras 435
2.5.2.1. Normativa y ámbito de aplicación 435
2.5.2.2. Paralización de mercancías previa solicitud 438
2.5.2.3. Paralización de mercancías de oficio 439
2.5.2.4. La suspensión del levante o retención de las mercancías y el procedimiento judicial posterior 440
A) La vinculación con las medidas cautelares 441
B) Las medidas aduaneras y la existencia de actos de infracción 441
2.6. Los costes derivados de la medida de embargo o de retirada del tráfico económico 446
2.7. Posibles destinos de los objetos retirados del tráfico económico o embargados 450
3. La destrucción de los productos infractores y de los instrumentos destinados a la comisión de actos de infracción 451
3.1. Normativa 451
3.2. Productos y medios destruibles 452
3.3. Carácter restrictivo de la medida de destrucción y limitaciones 454
3.4. Los costes y la determinación de la persona que ha de proceder a la destrucción 458
3.4.1. Las disposiciones de la LP, la LM y la LDI 458
3.4.2. La destrucción de las mercancías retenidas en aduana 460
4. La cesión con fines humanitarios 462
4.1. Reconocimiento legal y significado 462
4.2. El objeto de la cesión 463
4.3. La elección por el actor 464
4.4. Limitaciones 466
4.5. Cautelas 467
4.6. Los costes de la cesión 468
5. La entrega al actor de los productos, materiales y medios infractores o destinados a cometer la infracción 468
6. Otras medidas de remoción 470
6.1. El cambio obligatorio de la denominación social 470
6.2. Medidas en relación con un nombre de dominio que infringe un signo distintivo ajeno: las órdenes de cancelación, transferencia o renuncia 474
6.2.1. Preliminar 474
6.2.2. La orden de suspensión o de cancelación del nombre de dominio 476
6.2.3. La orden de transferencia del nombre de dominio 480
6.2.4. La orden de renuncia al nombre de dominio 482
6.3. La orden de renuncia a la solicitud de signos distintivos en conflicto 483
6.4. La modificación de la autorización de comercialización de un medicamento genérico 485
IV. LA INDEMNIZACIÓN COMO MEDIDA ALTERNATIVA A LA REMOCIÓN 486
CAPÍTULO 8:
LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
I. PRELIMINAR 487
1. La acción indemnizatoria en el Acuerdo ADPIC y en la directiva de enforcement: la indemnización como compensación o como sanción 487
2. La acción indemnizatoria en las leyes españolas de propiedad industrial 490
3. La acción indemnizatoria en la regulación de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 491
3.1. La acción indemnizatoria por infracción de dibujos y modelos comunitarios 491
3.2. La acción indemnizatoria por infracción de marcas de la Unión 494
3.3. La acción indemnizatoria por infracción de obtenciones vegetales comunitarias 495
II. LOS PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA 496
1. La infracción del derecho: acción indemnizatoria por infracción versus acción de indemnización basada en la protección provisional de la solicitud de registro 497
2. La existencia de daños y perjuicios 500
2.1. Los daños y perjuicios indemnizables 500
2.2. La producción efectiva de daños: la doctrina de los daños ex re ipsa 501
3. La relación de causalidad 506
4. La culpa del infractor y los supuestos de responsabilidad objetiva 507
4.1. Preliminar 507
4.2. Responsabilidad objetiva 508
4.3. Responsabilidad subjetiva 513
4.3.1. Los supuestos de responsabilidad subjetiva 513
4.3.2. El dolo y la culpa o negligencia por parte del infractor 514
4.3.3. El supuesto específico de la advertencia y el requerimiento previo 519
4.3.3.1. El sujeto que ha de realizar la advertencia y el requerimiento y sus destinatarios 519
4.3.3.2. Las condiciones de la advertencia y del requerimiento 520
4.3.3.3. Los requerimientos abusivos y su eventual carácter desleal 522
4.3.4. Mala fe y ejercicio conjunto de la acción de nulidad de la marca de cobertura y de las acciones por infracción 526
III. PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE LEGITIMACIÓN 529
1. La legitimación activa del titular cuando el bien inmaterial protegido no se explota o se explota exclusivamente por medio de licencias 529
2. La legitimación pasiva del infractor indirecto de una patente 533
IV. LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 535
1. Preliminar 535
2. Comienzo y fin del período indemnizable 538
2.1. El momento a partir del cual se computan los daños y perjuicios 538
2.2. El momento final del período indemnizable 540
3. La elección del criterio de cuantificación 543
3.1. La necesidad de elección por parte del perjudicado 543
3.2. El momento de la elección 546
3.2.1. La determinación de los daños en el proceso principal, en ejecución de sentencia o en ulterior proceso declarativo: evolución normativa y jurisprudencial 547
3.2.2. La regulación de la LP: la remisión a la ejecución de sentencia 550
3.2.3. La determinación del momento en que procede la elección del criterio de cuantificación 552
3.3. El cambio del criterio elegido una vez empezado el procedimiento 554
4. El criterio de las consecuencias económicas negativas 556
4.1. La imposibilidad de acumular el criterio del beneficio del infractor con el criterio de los beneficios que habría obtenido el titular del derecho 556
4.1.1. El debate sobre la viabilidad de la acumulación y su superación por la LP de 2015 556
4.1.2. Sobre la acumulación de ambos criterios indemnizatorios únicamente en la medida en que la cuantía de uno de ellos sea superior a la del otro 559
4.2. Los beneficios que previsiblemente hubiera obtenido el titular del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción 560
4.2.1. Preliminar 560
4.2.2. La determinación de si todos los productos o servicios lesivos hubieran sido fabricados o comercializados por el titular del derecho lesionado 561
4.2.3. El cálculo de los beneficios que habría obtenido el titular del derecho 564
4.2.2.1. El margen de beneficio del titular 564
4.2.2.2. Los costes variables atribuibles al aumento de las ventas del titular: el incremental income approach 565
4.2.2.3. La erosión de los precios 566
4.2.3.4. Las denominadas convoyed sales 567
4.3. Los beneficios obtenidos por el infractor 567
4.3.1. La relación entre los beneficios del infractor y los perjuicios del titular del derecho 568
4.3.2. La determinación del beneficio del infractor 572
4.3.2.1. Los beneficios obtenidos con la explotación del bien inmaterial protegido por el derecho de propiedad industrial 572
4.3.2.2. Los beneficios obtenidos con los accesorios del producto infractor 573
4.3.2.3. El debate sobre la relevancia de otros elementos concomitantes a la infracción 574
4.3.2.4. La carga de la prueba de los beneficios del infractor 575
4.3.2.5. El cálculo de los beneficios y la deducción de los costes 576
5. La cantidad a tanto alzado y la regalía hipotética 580
5.1. La cantidad a tanto alzado y el carácter mínimo de la regalía hipotética 580
5.2. El debate sobre el carácter indemnizatorio del criterio o su consideración como una acción de enriquecimiento injusto 582
5.3. La aplicación de la doctrina de los daños ex re ipsa en los casos en que se utiliza este criterio de cuantificación 584
5.4. Los elementos que determinan la cantidad a tanto alzado 586
5.4.1. La regalía hipotética 586
5.4.1.1. El criterio de la regalía es un criterio hipotético 586
5.4.1.2. La regalía hipotética no puede consistir en la frustración de la ganancia experimentada por el titular del derecho ni tampoco en toda la ganancia hipotética que podría obtener un licenciatario no hipotético 588
5.4.1.3. Pautas para la fijación de la regalía hipotética 589
A) Marco temporal de referencia 589
B) Licencias previas del titular de derecho y regalías medias del sector 589
C) Retribución fija y variable 591
D) La irrelevancia de los costes del infractor 592
E) Producto infractor de varios derechos de propiedad industrial y royalty stacking 593
5.4.1.4. Los factores expresamente recogidos en la LP 593
5.4.1.5. Los factores expresamente recogidos en la LM y en la LDI 596
5.4.1.6. Peculiaridades en el caso de la patente farmacéutica 597
5.4.2. Otros elementos para la determinación de la cantidad a tanto alzado 597
6. Los beneficios producidos por la explotación de productos de los que el objeto inventado constituye parte esencial desde el punto de vista comercial 601
7. La indemnización de los gastos de investigación 604
7.1. Los gastos de investigación indemnizables 605
7.2. La prueba de los gastos, la necesidad de que sean razonables y el problema del IVA soportado 609
8. la indemnización por desprestigio 610
8.1. La previsión legal específica de la indemnización por desprestigio 610
8.2. Principales características de la indemnización por desprestigio 611
8.3. Los elementos que pueden determinar el desprestigio 613
8.4. La cuantificación de la indemnización 616
9. La indemnización del daño moral 616
9.1. El carácter indemnizable de los daños morales por infracción de derechos de propiedad industrial 616
9.1.1. El concepto de daño moral 616
9.1.2. Los daños morales por infracción de la propiedad industrial 617
9.1.3. Los daños morales y la protección provisional de la solicitud de derechos de propiedad industrial 619
9.2. Independencia y acumulabilidad de la indemnización de los daños morales y de la indemnización de los daños materiales 620
9.3. Existencia y prueba del daño moral 623
9.4. Cuantificación 624
10. La indemnización mínima 625
10.1. La indemnización mínima y la existencia de daños 626
10.1.1. La presunción de la existencia de daños: indemnización mínima «en todo caso y sin necesidad de prueba alguna» 626
10.1.2. La imposibilidad de aplicar la indemnización mínima si no se acredita la existencia de daños 629
10.2. La indemnización legal mínima puede ser superior al perjuicio efectivamente sufrido 632
10.3. El cálculo o cuantificación de la indemnización mínima 633
10.4. El carácter mínimo de la indemnización 634
10.5. La inexistencia de indemnización mínima en los casos de infracción de patentes 635
11. Las deducciones a la cuantía indemnizatoria legalmente establecidas 636
12. Los intereses de la cantidad debida como indemnización de daños y perjuicios 638
13. El deber de exhibición documental y la doctrina de la facilidad probatoria 639
V. LAS PECULIARIDADES EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INFRACCIÓN DE UNA OBTENCIÓN VEGETAL 643
1. Las obtenciones vegetales nacionales 643
2. Las obtenciones vegetales de la Unión Europea 643
2.1. Pautas interpretativas generales 644
2.2. La «indemnización razonable» en casos de infracción objetiva 645
2.3. La indemnización «por el perjuicio resultante» en casos de infracción subjetiva 648
VI. LA MEDIDA CAUTELAR DE AFIANZAMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN 650
VII. LA CONDENA EN COSTAS COMO MEDIDA ADICIONAL DE RESARCIMIENTO 650
1. Las costas en el Acuerdo ADPIC, en la directiva de enforcement y en la normativa española 651
2. Costas y honorarios de abogados 654
3. Costas y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora 657
VIII. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y EJERCICIO ACUMULADO DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y POR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL 658
CAPÍTULO 9:
LA ACCIÓN DE DIFUSIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
I. PRELIMINAR 661
II. FINALIDAD DE LA MEDIDA 662
1. Remoción, resarcimiento del daño y contribución a la efectividad del cese 662
2. Finalidad disuasoria 664
3. Ausencia de finalidad sancionadora 665
III. LEGITIMACIÓN ACTIVA, OBJETO Y MODALIDAD DE LA DIFUSIÓN 665
1. Legitimación activa 665
2. Objeto de la difusión 666
3. Medios de difusión 668
IV. REQUISITOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE DIFUSIÓN 669
1. La justificación de la medida 670
2. La proporcionalidad de la medida 672
V. SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SEA EL PROPIO ACTOR QUIEN DIFUNDA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL 673
CAPÍTULO 10:
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
I. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NACIONALES 675
1. El plazo de prescripción 675
2. El dies a quo del plazo de prescripción 675
3. El dies a quo en los casos de acción continuada o reiterada 679
4. Las disposiciones legales sobre la posibilidad de reclamar la indemnización de daños y perjuicios producidos durante los cinco años anteriores a la fecha del ejercicio de la acción 682
4.1. El debate sobre su naturaleza 683
4.2. Las implicaciones de la eliminación de la norma en la LP 685
5. La interrupción del plazo de prescripción 685
II. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 688
CAPÍTULO 11:
EL RETRASO DESLEAL Y ABUSIVO EN EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES
I. RECONOCIMIENTO DE LA FIGURA Y FUNDAMENTO 693
II. REQUISITOS 695
1. La acción no tiene que haber prescrito 695
2. Omisión del ejercicio del derecho durante un dilatado período de tiempo 695
3. Retraso irrazonable y desleal 696
3.1. Confianza legítima y razonable en que no se ejercitará el derecho 696
3.2. Retraso, renuncia al derecho y aquiescencia 699
4. El requisito de la producción de un perjuicio al demandado 700
5. La ausencia de justificación del ejercicio tardío de las acciones 700
III. LA APLICACIÓN RESTRICTIVA DE L